특허법원 2017허6033

특허법원 2018. 2. 9. 선고 2017허6033 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

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원고는, 이 사건 제1항 발명의 ‘수나사부, 마감캡, 회전고리로 이루어진 상부고리부’ 구성은 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 진보성 거절이유를 극복하기 위해 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 추가된 구성이므로, 위와 동일한 구성을 갖고 있지 아니한 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것으로 보아야 한다고 주장하므로 살피건대, 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부를 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 하므로, 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있는바, 피고들은 2014. 5. 16. 이 사건 특허발명의 청구범위를 아래와 같이 기재한 출원명세서를 첨부하여 특허출원을 한 사실, 특허청 심사관은 2015. 8. 20. 피고들에게 아래와 같은 이 사건 특허발명의 청구항 2항은 특허등록이 가능하지만, 청구항 1항 및 3항은 인용발명에 의하여 진보성이 부정되므로 특허등록거절이유가 있음을 통지한 사실, 피고들은 2015. 10. 19. 이 사건 특허발명의 청구항 2항의 추가 한정구성을 청구항 1항에 포함시켜 이 사건 특허발명의 청구항 1항을 보정하고, 청구항 2항 및 3항을 각 삭제하는 내용의 보정서를 제출한 사실, 특허청 심사관은 2015. 11. 19. 이 사건 특허발명의 청구항 1항에 대하여 특허등록결정을 한 사실을 인정할 수 있어,이 사건 특허발명의 청구항 1항의 청구범위는 위 2015. 10. 19.자 보정에 의하여 최초 출원 당시의 청구범위보다 감축되었다고 할 것이나, 그러한 청구범위의 감축은 최초 출원 당시 청구항 1항에 포함되었던 구성에 존재하는 거절이유를 회피하기 위하여 이루어진 것으로 보아야 할 것이고, 최초 출원 당시 청구항 2항에 포함된 ‘수나사부, 마감캡, 회전고리로 이루어진 상부고리부’ 구성에 대하여는 어떠한 거절이유가 있다는 통지가 이루어지지 않았을 뿐만 아니라 피고들이 최초 출원 당시 청구항 1항에 위 ‘상부고리부’ 구성이 포함되지 않은 것이 거절이유가 된다고 인식하고서 위 ‘상부고리부’ 구성을 청구항 1항에 결합하는 보정을 하였다고 볼 수는 없어, 이 사건 특허발명의 출원과정에서 출원 당시 청구항 1항의 청구범위가 감축되었다는 사정만으로 ‘수나사부, 마감캡, 회전고리로 이루어진 상부고리부’ 구성과 균등한 구성까지 청구범위에서 의식적으로 제외하려는 의사로 청구범위가 감축되었다고 단정할 수는 없으므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

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