특허법원 2017나1254

특허법원 2018. 1. 11. 선고 2017나1254 판결 [특허권침해금지] - 확정

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특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 하는바, 이 사건 특허발명의 출원 과정을 살펴보면, 피고의 특허 출원에 대해 특허청 심사관은 2008. 2. 29. “출원발명은 인용발명과 대비하여 활성성분과 부형제의 혼합 비율 등에서 미차가 있으나 이는 통상의 기술자가 인용발명에 기재된 바키늄 미르틸루스 추출물과 미세결정성 셀룰로오스의 혼합 비율(1 : 1.33)로부터 임의로 선택 가능한 정도이고 효과상의 차이도 없으므로, 출원발명은 인용발명에 의해 진보성이 부정된다”는 등의 취지로 의견제출통지를 하였고, 이에 대해 피고는 2008. 4. 29. “인용발명에 기재된 바키늄 미르틸루스 추출물과 미세결정성 셀룰로오스의 함량비는 1 : 1.33이 아니라 1 : 약 13.3 내지 33이고, 이는 본원발명에서 함량비를 1 : 0.5 내지 3으로 한정한 것과 전혀 상이하다”는 취지의 의견서를 제출하였고, 위 구성에 관하여 청구항을 보정하지 아니하였으며, 또한 이 사건 특허발명의 명세서에는 바키늄 미르틸루스 추출물과 미세결정성 셀룰로오스의 중량 혼합비에 관하여, “바키늄 미르틸루스 추출물을 안정화된 정제로 제형화하기 위해서는 바키늄 미르틸루스 추출물과 부형제로 사용된 미세결정성 셀룰로오스 및/또는 무수 유당과의 혼합비가 중요하다. 바키늄 미르틸루스 추출물과 미세결정성 셀룰로오스의 혼합비는 중량 기준으로 1:0.5 내지 1:3 (바키늄 미르틸루스 추출물 중량:미세결정성 셀룰로오스 중량), 바키늄 미르틸루스 추출물과 무수 유당의 혼합비는 중량 기준으로 1:0.5 내지 1:3(바키늄 미르틸루스 추출물 중량:무수 유당 중량)로 하는 것이 좋다.”, “부형제의 함량이 상기 범위보다 적은 경우에는 활성성분 분말이 다량 존재하여 압축성형 자체가 어려워지는 문제점이 있고, 상기 범위보다 많은 경우에는 정제 크기가 지나치게 커져서 노약자 또는 소아가 복용하기 곤란한 문제점이 있어서, 부형제의 함량은 상기 범위로 하는 것이 좋다”고 기재하여 이 사건 제1항 발명의 바키늄 미르틸루스 추출물과 미세결정성 셀룰로오스의 중량 혼합비(1:0.5 내지 1:3)를 바람직한 범위로 예시하고 있으며, 여기에 이 사건 특허발명의 출원 전에는 바키늄 미르틸루스 추출물 100㎎ 내지 500㎎를 활성성분으로 포함하는 코팅층을 형성한 정제의 구성이 공지된 바 없는 점을 더하여 보면, 피고에게 이 사건 특허발명의 출원과정에서 미세결정성 셀룰로오스의 주성분 대비 중량 혼합비(0.5 내지 3)의 수치범위 이외의 혼합비를 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 있었다고 볼 수 없다.

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대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 [권리범위확인(특)]

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특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 하므로, 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있고, 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용되는바, 명칭을 “강판 포장용 받침대”로 하는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이 사건 제1항 발명)은 최초 출원된 당시 그 청구범위에 하부받침대의 단면모양이 ‘속이 빈 사다리꼴’로 기재되어 있었으며, 특허청 심사관은 2007. 8. 24. 이 사건 제1항 발명의 하부받침대와 상부받침대는 일본공개특허공보 2004-011129호(비교대상발명 1)의 직사각형 모양의 베이스 프레임과 설치프레임에 대응되고, 위 발명과 달리 하부받침대와 상부받침대를 사다리꼴의 단면모양을 가지도록 형성한 구성은 등록실용신안공보 20-0421675호(비교대상발명 3)에 나타나 있는 사다리꼴로 형성된 받침대에 대응되어 구성의 곤란성을 인정할 수 없다는 취지의 거절이유통지를 하였으며, 이에 대하여 이 사건 특허발명의 출원인인 주식회사 엘디는 2007. 10. 24. 이 사건 제1항 발명의 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면모양을 ‘하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양’으로 한정하여 보정(이 사건 보정)함과 아울러, ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다’는 취지의 의견서를 제출하였으며, 한편 원심 판시 확인대상발명의 하부받침대의 단면모양은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’이고, 상부받침대의 홈부는 하부에 형성되어 있어, 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 확인대상발명의 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양은 청구범위의 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교할 때 그 사이에 존재하는 구성이기는 하나 거절이유통지에서 제시된 비교대상발명 1, 3에 나타나 있는 구성은 아니므로, 위 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면,이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있으며, 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1과 차별화하였고, 이러한 사정을 고려하면, 출원인이 확인대상발명과 같은 ‘홈이 하부에 형성되어 있는’ 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있어, 이렇듯 하부받침대와 상부받침대에 관한 확인대상발명의 구성이 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 의식적으로 제외된 이상 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다.

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