특허법원 2016나1455

특허법원 2017. 11. 16. 선고 2016나1455 판결 [손해배상(지)] - 상고기각

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간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는, 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여, 일정한 요건 아래 특허권의 침해로 간주하는 것이므로, 방법발명에 관한 통상실시권이 있는 자가 스스로 방법발명의 실시에만 사용하는 물건(전용품)을 생산하여 방법발명을 실시하는 경우 이를 간접침해로 인정하게 되면, 통상실시권에 부당한 제약을 가하는 결과를 초래하고, 반면 통상적으로 특허권자는 실시료 액수를 적절히 설정하거나 전용품 생산자를 상대로 실시계약을 체결하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수하고 있거나 회수할 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 통상실시권자가 스스로 전용품을 제작하여 방법을 실시하는 행위를 간접침해로 보기는 어려우며, 마찬가지로 통상실시권자가 제3자를 통하여 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에, 통상실시권자가 직접 전용품을 생산하여 방법발명을 실시하는 경우와 달리 제3자의 제작·납품행위가 곧바로 간접침해에 해당한다고 볼 수 없어, 통상적으로 특허권자는 이미 실시계약을 체결할 때 제3자로부터 전용품을 납품받아 특허를 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정할 수 있으므로 특허권자를 보호할 필요성은 크지 않은 반면, 제3자의 제작·납품행위까지 간접침해로 보게 되면 특허권을 부당하게 확장하는 결과를 초래할 수 있고, 다만 실시계약에서 전용품을 스스로 생산하여 방법발명을 실시하는 행위를 금지하는 것으로 특별히 약정한 경우 이러한 약정에 위반하였다면 통상실시권자에 대하여는 채무불이행책임을, 이러한 약정의 존재를 알면서 위반에 가담한 제3자에 대하여는 별도의 불법행위에 기한 손해배상책임을 묻는 것을 별론으로 하더라도, 결국 피고가 방법발명의 통상실시권자인 한라공조에게 방법발명의 전용품인 마찰교반용접기들을 제작·납품한 행위가 곧바로 원고의 특허권을 간접침해하였다고 볼 수 없으며, 원고는, 국내에서 다수의 다른 실시계약에서 ‘방법발명의 실시를 허락하는 대가로서의 실시료’와 ‘전용품의 생산·판매를 허락하는 대가로서의 실시료’를 구별하여 별도로 지급받아 왔고, 한라공조에 대하여는 ‘방법발명의 실시를 허락하는 대가로서의 실시료’만을 지급받았으므로, 한라공조에게 전용품을 제작·납품한 피고의 행위는 특허권의 침해가 된다고 주장하나, 이 사건 실시계약에 따라 한라공조는 제3자에게 사용권을 허락할 수는 없기는 하나, 위 계약의 내용은 한라공조가 sub-license를 할 수 없다는 것일 뿐 이 사건 실시계약 상 한라공조가 스스로 전용품을 제작하여 방법발명을 실시하거나 제3자로부터 전용품을 납품받아 실시하는 것까지 금지하는 것으로 볼 수 없어, 설령 위 약정을 제3자 제작 전용품을 납품받는 것까지 금지하는 것으로 보더라도, 이것은 특허권의 본질적 효력이라고 볼 수 없고, 원고와 한라공조 사이의 특약에 따른 효력에 불과하다고 할 것인데, 그러한 특약의 존재를 피고가 인식하고 적극적으로 계약 위반에 가담하였다는 사정을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없으며, 피고는 한라공조에게 마찰교반용접기들을 제작·납품하는 과정에서 마찰교반용접기가 약정한 성능을 발휘하는지를 확인하는 과정에서 이 사건 특허발명을 사용하여 검수·시연행위를 한 사실이 인정되는데, 피고가 마찰교반용접기들을 제작하여 이 사건 특허발명의 통상실시권자인 한라공조에게 납품하는 행위는 원고의 특허권을 간접침해하였다고 볼 수 없으므로, 제작·납품행위에 불가분적으로 수반되는 검수·시연행위에 대하여 별도로 간접침해 및 직접침해가 성립된다고 할 수 없어서, 위와 같은 검수·시연 과정에서의 실시를 통하여 얻은 물건을 판매하는 등 ‘특허권자가 특허발명으로부터 얻을 수 있는 가치’를 실질적으로 잠식하였다는 등의 특별한 사정이 없는 이상, 위와 같은 정도의 검수·시연행위가 있었다는 사정만으로는 ‘이 사건 일련의 제작행위’ 전체에 대하여 원고의 특허권을 직접침해했거나 간접침해했다고 평가하기 어려우며, 특허발명을 대상으로 하는 연구·시험을 위한 실시는 그 발명의 실효성 여부를 검증하거나 개량발명을 가능하게 함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 면이 있으므로, 특허법 제96조 제1항 제1호는 연구·시험을 위한 실시에 대하여는 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 규정하여 특허발명을 이용하려고 하는 제3자의 이익과 특허권자의 이익이 조화를 이루도록 하고 있으므로, 특허발명의 실시가 특허법 제96조 제1항 제1호의 연구·시험을 위한 실시에 해당하는지는, 특허발명의 실시가 특허발명에 대한 신규성·진보성 유무를 조사하기 위한 것인지, 특허발명이 실시가능한지를 연구·시험하기 위한 것인지, 특허발명이 명세서에 기재된 효과를 갖고 있는지를 확인하기 위한 것인지, 반대로 특허발명의 실시가 시장성이나 경제성을 조사하기 위한 것인지, 그 실시가 다른 발명을 위한 도구·수단으로 사용된 것인지, 연구·시험의 결과물이 시제품 또는 제품의 형태로 시장에 출시되는 등 위 연구·시험이 특허권자의 이익을 해쳤거나 특허권자에게 손해를 입혔는지 또는 이익을 해치거나 손해를 입힐 위험이 있었는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하는바, 피고가 행한 위 연구·시험은 이 사건 특허발명을 드라이브 샤프트 생산에 적용하는 경우 드라이브 샤프트가 필요로 하는 강도, 피로 내구성 등을 갖출 수 있는지를 확인하기 위한 것으로 보이는바, 이는 특허발명의 효과나 유용성을 확인하거나, 특정 분양에 적용될 수 있는지를 시험하고 특허발명을 개량하기 위한 것으로 보일 뿐, 이 사건 특허발명을 다른 발명을 위한 도구·수단으로만 이용했다고 보기 어렵고, 위와 같은 연구·시험의 결과물이 시장에 시제품 또는 제품의 형태로 출시되는 등 위 연구·시험이 특허권자의 이익을 해쳤거나 특허권자에게 손해를 입혔다고 볼만한 사정을 발견하기 어려우며, 오히려 위 연구·시험을 통하여 이 사건 특허발명이 드라이브 샤프트 생산에 적용 가능하다는 결론을 얻는다면, 기술의 발전에 기여할 수 있고, 또한 위와 같은 연구·시험의 결과를 상업적으로 이용하기 위해서는 특허권자와 실시계약을 맺는 등 특허권자의 허락을 받아야 하므로 연구·시험의 허용이 특허권자의 이익에 부합하는 측면도 있으므로, 피고가 행한 위 연구·시험은 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시에 해당하여 특허법 제96조에 따라 특허권의 효력이 미치지 않는다.

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