특허법원 2008허2930

특허법원 2008. 12. 17. 선고 2008허2930 판결 [권리범위확인(실)] - 확정

​

실용신안권자가 등록고안의 출원·등록과정 등에서 확인대상고안을 등록고안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는 확인대상고안이 등록고안의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니하고, 확인대상고안이 등록고안의 출원·등록과정 등에서 등록고안의 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 등록될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하는바, 이 사건 등록고안에 대한 기술평가절차에서, 특허청 심사관은 이 사건 제3항 고안이 비교대상고안에 의해 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 한 점, 원고는 이를 극복하기 위한 의견서를 제출하면서, 이 사건 제3항 고안은 비교대상고안에 비해 가장 간단한 방법으로 단선유무를 확인할 수 있다는 점을 특징으로 내세우면서 그 구성 및 동작과정이 상이하다고 주장하였던 점, 양 고안의 회로를 구체적으로 보면, 이 사건 제3항 고안은 LED와 차단기 동작코일의 내부저항을 직렬로 연결함으로써 회로가 정상일 경우에는 점등되고 단선될 경우에는 소등되도록 하는 회로(동작등 회로)임에 비하여, 비교대상고안은 저항값 차이에 의해(즉 저항이 병렬로 연결됨으로 인해) 회로가 정상일 경우에는 소등되고 오히려 단선될 경우 점등되도록 하는 회로(경고등 회로)인 점, 특허청 심사관은 위 의견서를 받아들여 이 사건 제3항 고안에 대한 등록유지결정을 한 점 등과 같은 일련의 기술평가절차에서의 심사경위에 비추어 볼 때, 이 사건 제3항 고안은 차단기 동작코일과 LED 및 저항이 직렬로 연결된 가장 단순한 회로 구성에 한하여 그 권리범위가 미친다고 봄이 상당하고, 그 이외의 복잡한 회로 구성(비교대상고안과 같이 전원분배부나 브릿지 회로 등을 이용한 저항값 차이에 의해 단선유무를 확인하는 회로 구성)에 대하여는 권리범위가 미치지 아니하며, 위와 같은 구성에 대하여까지 동일 내지 균등관계에 있다고 주장하는 것은 출원경과금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다.

​

대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결 [특허권침해금지]

​

특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명과 균등관계에 있어서 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서, 특허출원인 내지 특허권자가 그 출원과정 등에서 대상제품을 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니하고, 특허발명의 출원과정에서 대상제품이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하는바, 특허출원인이 특허청 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유통지를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 특허청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우 위 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 할 것인데, 원심은, 특허청 심사관이 원심 판시 보정 전 화학식으로 표기된 화합물은 발명의 상세한 설명에 그 생성확인자료가 객관적·구체적으로 제시되어 있지 아니하여 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 않고, 발명의 상세한 설병에 의하여 넓은 특허청구범위가 뒷받침되지 않으며, 선행문헌과 비교하여 볼 때에도 위 화합물에 진보성이 없다는 등의 이유로 원심 판시 이 사건 출원발명에 대하여 등록거절이유를 통지한 사실, 원고는 거절이유의 통지를 받은 후 이 사건 출원발명 중 특허청구범위 제9항을 제외한 나머지 청구항을 모두 삭제하고, 특허청구범위 제9항의 보정 전 화학식으로 표기된 화합물을 단일 화합물인 오르토-크레졸프탈레인 부티렬 에스테르로 특정하는 보정서를 제출한 사실, 이때 원고는 이 사건 화합물로 축소된 보정서의 청구범위는 기재불비 및 진보성의 거절이유를 극복한 것이고 이 사건 화합물을 제외한 나머지 특허청구범위에 대하여는 분할출원하였다는 취지의 의견서를 함께 제출한 사실, 한편 원고는 위 보정서를 제출한 날 보정 전 화학식으로 표기되는 화합물 중 이 사건 화합물을 제외한 나머지 화합물에 대한 부분을 분할출원한 사실 등을 확정하였는바, 위에서 본 이 사건 특허발명에 대한 출원과정에서 특허청 심사관의 거절이유통지의 내용, 원고의 이에 대응한 보정서와 의견서의 내용, 원고가 이 사건 출원발명으로부터 이 사건 화합물을 제외한 나머지 화합물에 대한 부분을 분할출원을 한 경위 등을 참작하면, 원고는 심사관으로부터 거절이유통지를 받고서 선행기술을 회피하고 명세서 기재요건을 충족시키기 위하여 이 사건 출원발명의 화합물을 이 사건 화합물로 감축보정하면서 이를 제외한 나머지 화합물들을 별개의 발명으로 분할출원함으로써 이들을 이 사건 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 봄이 상당하므로, 위 분할출원된 화합물에 속하는 피고의 오르토-크레졸프탈레인 헥사노일 에스테르는 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다.

​