특허법원 2019. 1. 25. 선고 2018허1202 판결 [권리범위확인(특)] - 확정

특허법 제140조 제2항 본문은 “제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다”고 규정하고 있는데, 이 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 않으려면 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우이어야 하는바, 이 사건 심결은 2016. 11. 21.자 확인대상발명과 2017. 7. 13.자 확인대상발명을 괄호를 이용하여 병기하고 있고, 이 사건 제1항 발명 및 제4항 발명에 대하여 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 보정된 부분을 중심으로 속부의 대비 판단을 하였으므로, 이 사건 심결은 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 보정된 사항을 적법하다고 보아 2017. 7. 13.자 확인대상발명을 심판대상으로 하여 판단한 것으로 볼 수 있는데, 보정사항 3인 킬레이트제의 적정법과 함량은 2016. 11. 21.자 확인대상발명의 설명서에 기재되어 있지 않은 구성이므로, 이는 2016. 11. 21.자 확인대상발명의 설명서에 기재되어 있지 않은 구성을 새롭게 부가한 것에 해당할 뿐, 보정 전에 기재된 구성에 대하여 불명확한 부분을 구체화한 것이라고 볼 수 없으며, 먼저 킬레이트제의 함량에 대한 적정법의 부가에 관하여 살펴보면, 보정사항 3 중 킬레이트제의 측정 방법은 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법’으로 기재되어 있는데, 위 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법’이 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고가 직접 개발한 킬레이트 적정법인 사실은 당사자 사이에 별다른 다툼이 없고, 이는 이 사건 특허명세서에 기재된 ‘열 0.1N-KMnO4 적정방법’과 동일한 방법으로 킬레이트가 측정되어야 함을 의미하며, 이 사건 특허명세서의 기재에 의하면, ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법’은 킬레이트제가 상온에서는 과망간산칼륨(0.1N-KMnO4)에 의하여 산화되지 않아 그 소비량이 없고, 열에 의한 높은 온도에서 산화되어 그 소비량을 측정할 수 있는 원리를 이용하여 그 함량이 적정함을 알 수 있으므로, 킬레이트제를 측정할 때 한편으로는 시료를 상온 조건에서 측정하고, 다른 한편으로는 ‘끓인 후’에 황산을 넣고 열에 의한 높은 온도 조건에서 과망간산칼륨(0.1N-KMnO4) 시약으로 측정함을 알 수 있고, 한편 화학분야의 교과서인 분석화학에는 과망간산칼륨을 표준용액으로 하여 환원성 물질을 적정하는데, 이때 황산을 첨가하여 적정함을 알 수 있고, 주의 사항으로는 적정법을 적용함에 있어 황산과 과망간산칼륨은 적정 온도가 낮으면 반응이 진행되지 않아 반응의 종말점을 알 수 없으므로 온도를 80℃ 정도로 유지하여야 함이 기재되어 있어, 이 사건 특허명세서에 기재된 ‘끓인 후’의 의미는 끓여서 높은 열이 있는 높은 온도의 상태, 적어도 킬레이트제의 함량을 측정하기에 충분한 상태의 높은 온도로 봄이 타당하므로, 보정사항 3의 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법’은 상온뿐 아니라 킬레이트제의 함량을 측정할 수 있을 정도의 충분히 높은 온도의 조건에서 측정하여 그 차이에 따라 킬레이트제의 함량을 산출하는 적정법으로 이 사건 제1항 발명의 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법’과 동일한 것이며, 다음으로 측정된 킬레이트제의 함량에 관하여 살펴보면, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 설명서에 따르면 중성세정제에 20~40중량%의 포스폰산 금속 킬레이트제가 포함되어 있는데, 포스폰산 금속 킬레이트제는 이 사건 특허명세서의 아인산 금속킬레이트와 동일한 물질에 해당하므로, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 포스폰산 금속 킬레이트제는 모두 킬레이트제로 작용하는 것으로 중성세정제 전체 중 20~40중량%를 포함함을 알 수 있는데, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 킬레이트 측정값은 ‘0w/v%’을 포함하는 것으로 기재되어 있고, 이는 킬레이트제가 존재하지 않는 것을 의미하므로, 2017. 7. 13.자 확인대상발명은 중성세정제 중에 20~40중량%를 포함하는 킬레이트제가 존재한다는 부분과 킬레이트제가 존재하지 않는다는 부분을 모두 포함하고 있어 서로 모순되는데, 통상의 기술자가 위에서 본 ‘0.1N-KMnO4 열산화환원 적정법’을 반복실험에 의하여 적절히 사용하면 일정한 킬레이트 함량을 산출할 수 있는 것은 기술상식일 뿐 아니라, 적어도 ‘0w/v%’가 적정되지 않음은 자명한 것이고, 이와는 달리 2016. 11. 21.자 확인대상발명으로부터 킬레이트제 함량이 ‘0w/v%’을 포함하여 ‘0~0.03중량w/v%’로 적정되고 부가되는 것은 통상의 기술자에게 예측할 수 없는 구성의 추가에 해당하므로, 보정사항 3 중 킬레이트제 함량인 ‘0~0.03중량w/v%’의 부가는 2016. 11. 21.자 확인대상발명에 처음부터 당연히 있어야 할 구성으로 보기 어렵고, 보정사항 1은 2016. 11. 21.자 확인대상발명에서 ‘나머지 중량%의 물을 포함하는’을 ‘물로 이루어진’으로 보정한 것인데, 조성물 중 ‘나머지를 물로 포함하는 것’과 물로 구성된 것과는 동일한 것이며, 보정사항 2는 보정 전 중성세정제의 pH에 관한 것이고 보정사항 4는 보정 전 0.1N-NaOH 소비량에 대하여 수치를 한정한 것인데, 단순한 수치의 한정에 해당하므로 동일성이 유지되므로, 결국 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 설명서 중 보정사항 3인 킬레이트의 함량은 2016. 11. 21.자 확인대상발명의 설명서에 표현된 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것으로 볼 수 없고, 더욱이 2016. 11. 21.자 확인대상발명에 새롭게 부가된 킬레이트제의 함량은 이 사건 심판과정에서 이 사건 특허발명에 대한 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 속부를 결정하는 중요한 구성으로 작용하였고, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 킬레이트제의 함량에 대하여 확인해야 하는 점 등을 덧붙여 고려하면, 보정사항 3은 심판절차의 지연에 영향을 미칠 뿐 아니라 피청구인인 원고의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있는 것으로 봄이 타당하므로, 2017. 7. 13.자 확인대상발명의 보정사항은 그 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 볼 수 없어 요지변경에 해당한다.

특허법원 2018허1202

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