특허법원 2019. 1. 11. 선고 2017허6392 판결 [등록무효(특)] - 상고심리불속행기각

특허무효심판절차에서의 특허의 정정에 관하여 특허법 제133조의2 제1항은 같은 법 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 즉, ‘청구범위를 감축하는 경우’, ‘잘못 기재된 사항을 정정하는 경우’ 또는 ‘분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우’에만 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 정하고 있고, 또한 특허법 제133조의2 제4항이 준용하는 제136조 제3항은 ‘제136조 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항 제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.’고 정하고 있으며, 특허법 제133조의2 제4항이 준용하는 제136조 제4항은 ‘제136조 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.’고 정하고 있는바, 이 사건 정정청구에 의한 정정사항은 정정 전 청구항 제1항 내지 제6항에 기재되어 있던 ‘비인간 포유동물’을 정정 후 ‘설치류’로 변경한 것이고(정정사항 1), 청구항 제1항에 ‘상기 VH, D 및 J 유전자 단편은 인간 기원이고’를 추가한 것이며(정정사항 2), 청구항 제7항, 제8항, 제10항 내지 제12항 발명을 삭제한 것이므로(정정사항 3) 살피건대, 정정사항 1은 동물의 분류학적 계층이 ‘척추동물아문 - 포유강 - 쥐목(설치류)’의 위계를 가진 점에 비추어 기술적 적용범위를 내적으로 한정한 것이어서 이는 청구범위의 단순한 감축에 해당되고, 정정사항 2는 당초 VH, D 및 J 유전자 단편의 기원(유전자 단편이 유래된 생물체)을 한정하지 않았던 것을 ‘인간 유래된 것’으로 그 기원을 한정하였으므로 청구범위의 감축에 해당되는데, 이 사건 특허발명 명세서의 식별번호 [0037], [0068] 등에 VH, D 및 J 유전자 단편이 인간 기원일 수 있다고 기재하고 있고, 특히 정정 전 청구항 제8항에 VH, D 및 J 유전자 단편은 인간 기원임을 기재하고 있었으므로 정정사항 2는 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이루어졌고, 나아가 이 사건 특허발명의 명세서 전반의 기재에 의하면 VH, D 및 J 유전자 단편은 중쇄만의 항체를 형성하는 VH 결합영역의 세부 구성요소로서 그에 대하여 용해성 또는 가용성이라는 특성이 기본적으로 요구되고 있었고, 그러한 특성이 정정 전 청구항 제1항에 ‘가용성 VH 결합영역’ 및 ‘가용성의 중쇄만의 항체’라는 사항으로 포함되어 있었던 점에 비추어 볼 때, 정정사항 2에 의하여 그 기원이 한정되기 전의 VH, D 및 J 유전자 단편도 이미 ‘가용성’을 그 목적 및 효과로 하고 있었다고 볼 수 있어, 이와 같이 정정사항 2에 의하여 새로운 목적 및 효과가 부가됨으로써 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것에 해당한다고 보기 어려우며, 정정사항 3은 청구항을 삭제한 것이어서 청구범위 감축에 해당하므로, 이 사건 정정청구는 특허법 제133조의2의 정정요건을 충족한 것으로 보이므로 적법하다.

특허법원 2017허6392

⚖️ 소송 경과