특허법원 2019. 1. 17. 선고 2017허1854 판결 [등록무효(특)] - 상고기각

특허법 제55조 제1항, 3항에 의하면, 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있고, 여기의 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 한 것으로 보는데, 이와 같은 국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있으므로, 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하고, 여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 하며, 이러한 법리는 국내 우선권 주장뿐만 아니라 조약 우선권 주장에도 그대로 적용되므로 살피건대, 이 사건 제1항 발명과 선출원은 항-CD20 항체와 화학요법제의 조합을 유효성분으로 하고 만성 림프구성 백혈병 치료를 의약용도로 한다는 점에서 동일하고, 다만 이 사건 제1항 발명은 화학요법제가 플루다라빈 및 시클로포스파미드로 구성되는 것인데 반해, 선출원은 시클로포스파미드, 독소루비신, 빈크리스틴 및 프레드니손을 조합하여 투여한다는 점에서 차이가 있는데, 우선권 주장일 당시 CLL 치료를 위하여 항-CD20 항체와 조합되는 화학요법제가 플루다라빈 및 시클로포스파미드라는 점 및 항-CD20 항체와 조합되는 화학요법제들의 투여량과 투여방법에 대해 일반적인 기준이 통상의 기술자에게 기술상식에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로 항-CD20 항체와 플루다라빈 및 시클로포스파미드의 조합이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없어, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 제1항 발명의 종속항인 이 사건 제2항 발명은 이 사건 선출원 발명과 동일한 발명이라고 보기 어려우며, 이 사건 제3항 발명과 선출원은 항-CD20 항체를 유효성분으로 하고 만성 림프구성 백혈병 치료를 의약용도로 한다는 점에서 동일하고, 다만 이 사건 제3항 발명은 항-CD20 항체를 500 내지 1500㎎/㎡ 용량으로 투여하는 것인데 비해, 선출원은 항-CD20 항체의 투여용량에 대해서는 0.1~30㎎/㎏의 용량으로 투여하거나, 4주간 주당 375㎎/㎡의 용량으로 주입하는 것을 청구항으로 하고 있고, 실시례에서 375㎎/㎡의 제1투여량으로 투여 후 500-1500㎎/㎡의 투여량으로 치료받는다고만 기재하고 있을 뿐, 청구항에서는 500 내지 1500㎎/㎡의 용량으로 투여한다는 점에 대해서는 아무런 기재가 없다는 점에서 차이가 있는데, 선출원의 최초 명세서로부터 CLL 치료에 항-CD20 항체의 투여량 연구가 여전히 진행 중이라는 것을 알 수 있는바, 우선권 주장일 당시 CLL 치료에 항-CD20 항체의 1회 투여용량은 500 내지 1500㎎/㎡이라는 점이 통상의 기술자에게 기술상식에 해당한다고 볼 수도 없으므로 항-CD20 항체의 500 내지 1500㎎/㎡의 용량이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없어, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 선출원 발명과 동일한 발명이라고 보기 어렵고, 이 사건 제4, 5항 발명은 이 사건 제3항 발명을 인용하는 종속항으로서 이 사건 제3항 발명의 구성을 모두 포함하고 있으므로, 이 사건 제4, 5항 발명 역시 이 사건 제3항 발명과 같은 이유로 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 아니하여, 이 사건 제 4, 5항 발명은 이 사건 선출원 발명과 동일한 발명이라고 보기 어려워서, 이 사건 특허발명은 선출원의 최초 명세서에 기재된 발명에 해당되지 않으므로, 그 특허요건 판단일은 우선권주장일로 소급되지 않아, 이 사건 특허발명의 특허요건 판단일은 출원일(1999. 11. 9.)을 기준으로 판단하기로 한다.

특허법원 2017허1854

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