특허법원 2014. 7. 4. 선고 2013허8932 판결 [거절결정(특)] - 상고인용

특허출원서의 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항을 명확하고 간결하게 기재하여야 하며, 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되어 있어야 하는바, 이와 같은 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 자라면 누구든지 출원된 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있는 정도의 기재가 있으면 충분하다 할 것이고, 특허발명의 범위는 특허청구범위에 기재된 것 뿐 아니라 발명의 상세한 설명과 도면의 간단한 설명의 기재 전체를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적을 밝히고 이를 참작하여 그 발명의 범위를 실질적으로 판단하여야 할 것이므로 특허출원된 발명의 내용이 통상의 기술자에 의하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다고 하더라도 적법한 청구범위의 기재라고 보아야 할 것이므로 살피건대, 이 사건 제12항 발명의 특허청구범위에는 ‘추가적인 라디칼로서 수소 원자, 1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기, 바람직하게는 분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기 또는 아릴기를 가지는, 산소, 황 또는 아미노기’라고 기재하고 있어, ‘바람직하게는’이라는 표현을 사용하고 있고, 한편 이 사건 출원발명은 막 전극 어셈블리를 조절하는 방법에 관한 것으로서, 그 명세서에는 본 발명은 하나 이상의 헤테로 원자를 갖는 하나 이상의 폴리머를 함유하는 하나 이상의 폴리머 전해질 매트릭스 및 두 개 이상의 전극을 함유한 막 전극 어셈블리가 60~300℃ 범위에서 폴리머 전해질 매트릭스 및 전극의 적층 후에 조절되는 것에 그 특징이 있고, 이때 조절될 수 있는 막 전극 어셈블리는 하나 이상의 폴리머 전해질 매트릭스를 함유하며, 폴리머는 바람직하게 알칼리성 폴리머이고, 알칼리성 폴리머는 하나 이상의 질소 원자를 포함하는 폴리머가 바람직하며, 이러한 폴리머는 해당 분야에 공지되어 있는데 일반적으로 백본 및/또는 측쇄에 하나 이상의 질소 원자를 갖는 폴리머가 사용될 수 있고, ‘X’는 같거나 다르며 산소, 황 또는 수소 원자를 갖는 아미노기, 1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기, 바람직하게는 가지달린 또는 가지없는 알킬 또는 알콕시기 또는 추가적인 라디칼로서 아릴기라고 기재되어 있고, 이 사건 제12항 발명의 청구항에는 폴리머로서 폴리아졸을 기초로 한 폴리머를 사용하는 것으로 한정하고 있으며, 이때 폴리아졸을 기초로 한 폴리머를 반복 아졸 단위의 일반식으로 기재하고 있으며, 또한 이 사건 제12항 발명에 기재된 일반식 (I) 내지 (XXII)의 반복 아졸 단위 및 이와 같은 반복 아졸 단위를 포함하는 폴리아졸계 폴리머와 동일한 구성들이 이미 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 이전에 개시되어 있고, 특히 반복 아졸 단위를 구성하는 치환기 ‘X’에 관해서는 ‘X는 같거나 다르며, 산소, 황 또는 아미노기를 나타내며, 이는 추가 라디칼로서 하나의 수소 원자, 탄소수 1 내지 20인 기, 바람직하게는 분지 또는 비분지 알킬, 알콕시기 또는 아릴기를 갖고’라고 유사하게 기재된 사실을 인정되므로, 이 사건 출원발명을 접한 통상의 기술자라면 이 사건 제12항 발명에 기재된 치환기 ‘X’의 추가적인 라디칼이 수소 원자, 1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기 또는 아릴기일 수 있고, 1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기 중에서는 분지 또는 비분지된 알킬 또는 알콕시기가 더 바람직하다는 내용의 기재임을 이해하고, 이를 재현하는데 별다른 어려움이 없을 것으로 판단되나, 피고는 이 사건 제12항 발명의 ‘바람직하게는’이라는 기재는 특허권의 보호범위를 이중으로 제시하는 기재여서 특허청구범위를 불명확하게 하고, ‘바람직하게는’이라는 기재에 의해 이 사건 제12항 발명의 반복 아졸 단위를 구성하는 치환기 ‘X’가 ‘추가적인 라디칼로서 수소 원자, 1 내지 20개의 탄소 원자 또는 아릴기를 가지는 산소, 황 또는 아미노기’를 의미하는 것인지, ‘추가적인 라디칼로서 수소 원자, 1 내지 20개의 탄소 원자의 분지 또는 비분지 알킬 또는 알콕시기 또는 아릴기를 가지는 산소, 황 또는 아미노기’를 의미하는 것인지 불명확하게 된다는 취지로 주장하므로 살피건대, ‘바람직하게는’이라는 단어의 사전적 의미는 ‘바랄 만한 가치가 있다’는 의미의 부사어로 일반적으로 널리 사용되고 있고, 1979. 1. 1.이후 특허청구범위에 ‘바람직하게는’이라는 용어가 포함된 등록특허의 수가 3,000건을 초과하고 있는 사실, 이 사건 출원발명의 미국과 유럽의 대응특허의 출원과정에서 ‘바람직하게는’에 대응되는 ‘preferably’라는 단어 자체가 불명확하다는 이유로 보정명령을 받지는 않았고, 유럽 대응특허는 ‘preferably’가 기재된 채로 2011. 8. 17. 제1927151호로 등록된 사실이 인정되는바, ‘바람직하게는’이 특허청구범위에 사용되더라도 그 자체로 의미가 불명확하다고 볼 수는 없고, 또한 ‘바람직하게는’이라는 단어의 의미와 이 사건 출원발명의 명세서의 기재, 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지된 선행기술들의 내용 등을 종합해보면, 이 사건 제12항 발명의 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기, 바람직하게는 분지 또는 비분지된 알킬 또는 알콕시기’라는 기재를 본 통상의 기술자라면 ‘바람직하게는’을 기준으로 앞쪽 부분인 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’가 그 뒤쪽 부분인 ‘분지 또는 비분지된 알킬 또는 알콕시기’를 포함하는 넓은 개념으로서, ‘분지 또는 비분지된 알킬 또는 알콕시기’는 앞서 기재된 ‘1 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 기’의 예를 나타낸 기재임을 쉽게 파악할 수 있고, 이 사건 제12항 발명의 권리범위가 ‘바람직하게는’의 앞에 기재된 부분과 ‘바람직하게는’ 뒤에 기재된 부분을 모두 포함하여 이중한정하는 것으로 이해되지는 않을 것이다.

특허법원 2013허8932

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