특허법원 2011허712

특허법원 2011. 10. 6. 선고 2011허712 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

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특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 ‘발명의 상세한 설명’에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 특허법 제42조 제4항 제1호에서 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 요구하고 있는 것은 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위한 것이어서, 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없으며, 한편 의약품의 용도발명에 관한 특허출원의 명세서에는 당해 분야의 평균적 기술자가 당시의 기술수준으로 보아 특별한 지식을 부가하지 않고서도 특정물질에 의약적 효과가 있다는 것을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있도록 특정물질의 약리효과에 대한 기재를 하여야 하는바, 이 사건 제49항 발명은 디히드로에피안드로스테론(DHEA) 등의 성스테로이드 전구체 및 SERM 화합물을 활성성분으로 포함하는 약학 조성물로서 폐경기 이후 여성의 질 건조증 등을 처치 또는 경감시키기 위한 질 도포용 약학 조성물에 관한 것이어서, 위와 같은 질병들에 대한 치료 등에 관한 의약적 용도발명에 해당한다 할 것이므로, 이 사건 출원발명 명세서의 상세한 설명에는 이 사건 제49항 발명의 모든 화합물 등이 질 건조증 등의 원인 또는 관련된 증상 등의 예방이나 치료에 약리적 효과를 나타내고 있다는 구체적인 실험결과가 기재되어 있어야 하므로 살피건대, 이 사건 제49항 발명의 SERM 화합물은 별지 제1항 청구항 49에 기재되어 있는 바와 같이 ‘a) 1~2개의 매개 탄소 원자에 의하여 일정한 간격을 두고 있는 2개의 방향족 고리로서, 이들 2개의 방향족 고리는 모두 수산기 또는 생체 내에서 수산기로 전환되는 기에 의하여 치환 또는 미치환되는 페닐이고, b) 메탄, 메틸렌, -CO, -O-, -S-, 방향족 고리, 3차 아민 작용기 및 이들의 염으로 구성된 군에서 선택된 측쇄인 분자식을 갖는 것’으로서 SERM 화합물의 전구약물까지 포함하는 광범위한 개념의 화합물인데, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는, 이 사건 제49항 발명의 화합물 중 단지 랄록시펜, LY 353381(아르족시펜), 아콜비펜, ERA-923, TSE-424, 라소폭시펜을 대상으로 한 동물 실험의 예로서, 난소 절제된(OVX) 암컷 쥐들을 이들 SERM 화합물로 처치한 경우 질의 상피 두께가 증가하였다는 약리효과만 기재하고 있을 뿐이고, 그 외에 이 사건 제49항 발명의 다양한 화학구조식의 모든 화합물에서 위 동물 실험예와 동등한 약리효과를 나타내고 있다는 실험예에 관한 기재를 이 사건 출원발명의 상세한 설명 중 어디에서도 찾아볼 수 없고, 더구나 이 사건 제49항 발명은 디히드로에피안드로스테론(DHEA) 등의 성스테로이드 전구체 및 SERM 화합물 중의 (i) 화합물의 병용 투여에 관한 발명인데, 이 사건 출원 명세서의 실시예 1에는 SERM 화합물 중 단지 아콜비펜과 디히드로에피안드로스테론(DHEA)의 병용 투여에 대한 실험 결과만을 기재하고 있으므로, 이 사건 제49항 발명에서 정의되는 SERM 화합물 모두의 병용 투여 효과가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수도 없어, 결국 이 사건 제49항 발명의 화합물은 에스트로겐 수용체 인식 부위인 2개의 페닐 고리와 측쇄가 연결된 것이므로 페닐 고리의 연결부위 등과 측쇄의 종류에 따라 다양한 약리효과가 나타날 것이고, 이들 화합물에 따라서 디히드로에피안드로스테론(DHEA)과의 병용 투여 효과도 다양하게 나타날 것인데도, 이 사건 제49항 발명의 화합물과 화학식구조가 유사한 6개의 SERM 화합물을 단독 투여한 효과 및 단 하나의 화합물(즉, 아콜비펜)을 병용 투여한 효과만을 기재하고 있을 뿐인 이 사건 출원발명의 상세한 설명의 기재만으로는 이 사건 제49항 발명의 모든 화합물의 다양한 약리효과가 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 의하여 모두 뒷받침되고 있다고 볼 수 없어, 이 사건 제49항 발명은 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없어 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배된 것이라 할 것이므로 그 특허출원은 거절되어야 할 것이다.

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