특허법원 2007허6393

특허법원 2008. 6. 13. 선고 2007허6393 판결 [거절결정(특)] - 상고심리불속행기각

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특허법 제42조 제3항은, 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있고, ‘통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도’란 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하고, 또한 의약의 용도발명은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도가 발명의 필수 구성요소에 해당하고 의약용도는 약리효과의 기재에 의하여 비로소 확인되는 것이라 할 수 있으므로, 특정 물질이 그러한 약리효과를 나타내는 약리기전이 그 발명 출원 전에 이미 명확히 밝혀진 경우에는 그러한 약리효과를 단순히 기재하면 되지만, 그 약리기전이 밝혀지지 아니한 경우에는 특정 물질이 그러한 약리효과가 있다는 것을 확인할 수 있는 구체적인 실험에 의한 실험결과를 정량적으로 기재하거나 적어도 그것에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 하는바, 특정물질을 투여하였을 때 나타나는 약리효과는 생체 내 생리화학적 반응을 거쳐서 발현되므로 특정물질 자체의 고유한 화학적 특성뿐만 아니라 특정물질 투여 전후에 투여된 다른 물질, 실험대상인 생체의 상태 등 여러 가지 다른 조건의 영향에 의하여 발현될 가능성을 배제할 수 없으므로, 단지 특정물질을 어느 정도 투여하였을 때 일정한 약리효과가 발현되었다는 사실만으로는, 항상 특정물질이 그러한 효과를 나타낼 수 있다고 확인할 수 없어, 특정물질에 대한 의약용도로서의 유용성을 인정하기 위하여는 약리효과가 특정물질 자체의 고유한 화학적 특성에 기인한 것이라는 점을 확인할 수 있어야 하고, 이러한 확인은 특정물질의 특정한 약리효과에 대한 약리기전이 밝혀져 있거나, 구체적인 실험에 의한 정량적인 실험결과 또는 적어도 그것에 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재가 있어야 가능하고, 특정물질 자체 또는 특정물질에 대한 제1의 의약용도가 이미 공지되어 있는 상태에서, 특정물질의 새로운 의약용도를 대상으로 하는 발명을 접하는 통상의 기술자로서는, 특정물질이 새로운 의약용도에 효과가 있는지 여부를 확인하기 위하여 과도한 실험(용도발명에 있어서 효과확인을 위한 이러한 실험은, 통상의 발명에 있어서의 효과 확인과는 달리 새로운 발명을 완성하는 작업에 해당한다)을 거치지 아니하고 명세서의 기재만으로 의약용도로서의 유용성을 확인할 수 있어야 의약용도발명의 효과를 명확히 이해할 수 있으며, 특정물질을 의약용도에 이용하는 것, 즉 발명의 실시는, 물질(물건) 발명에 있어서 특정물건을 제조·판매하는 것과는 달리, 제약회사가 막대한 비용을 들여 설비를 갖춘 다음 의약물질을 제조·판매하거나, 의사가 이를 환자에 사용하는 것이어서, 명세서를 통하여 특정물질의 의약용도로서의 유용성을 확인하거나 약리효과를 명확하게 이해할 수 없다면 특정물질을 새로운 의약용도에 이용하지 않을 것이고 이는 결국 통상의 기술자가 발명을 용이하게 실시할 수 없는 것이고(명세서에 기재된 실험결과 및 효과가 진정한 것인지 여부는 명세서 기재요건이 아닌 발명의 효과에 대한 판단문제이고, 따라서 출원 후 추가적인 실험결과를 통하여 보충하는 것이 가능하다), 또한 의약용도발명에 있어서 이러한 특정용도에 대한 유용성은, 이미 공지된 물질을 발명의 대상으로 삼는 것이어서 신규성을 부정하여야 함에도 발명의 특허성을 부여하는 근거이고, 이러한 유용성을 확인하는 것 자체가 발명의 구성을 완성하는 것이어서 출원 당시 명세서에 명확하게 기재되어 있어야 하며, 사후에 추가적인 실험을 통하여 이러한 기재의 보충을 허용하는 것은 미완성발명을 출원 이후에 완성하는 것을 허용하는 것이 되어 옳지 않아, 결국 의약용도발명의 명세서 기재요건 충족 여부는, 통상의 기술자자가 명세서의 기재만으로 특정물질이 특정의약용도에 대한 약리효과가 있다는 것을 확인할 수 있는지의 기준에 따라 판단하여야 하는바, 이 사건으로 돌아와 보건대, 기재1은 이 사건 출원발명에서 사레듀턴트의 ‘주요우울증의 치료 및 예방’ 용도가 비로소 밝혀졌다는 기재로서 약리효과를 확인할 수 있는 기재라고는 볼 수 없고, 기재2는 사레듀턴트가 주요우울장애에 효과가 있는지 확인하기 위하여 실험한 환자군의 연령과 투여량, 투여방법, 투여기간이 명시되어 있을 뿐 구체적인 판단방법이나 그에 따른 결과는 기재되어 있지 않으며, 기재3 및 기재4는, 우울증 증후군의 개선은 해밀튼 우울증 평가척도 점수의 현저한 감소와 의사가 준 영향 및 환자가 받은 전체 영향에 의해 평가한다는 내용으로서, 일반적인 우울증 개선 판단방법을 제시한 것에 지나지 않거나, 위와 같은 판단방법에 의하여 사레듀턴트의 투여 후 해밀튼 우울증 평가척도 등의 기준에 따라 측정한 결과 우울증 증후군이 개선되었다는 의미로 해석할 수 있고, 우선 사레듀턴트에 의하여 개선된 것으로 명세서에 기재된 질병은 이 사건 출원발명의 청구범위에 기재된 의약용도인 ‘주요우울장애’가 아니라 ‘우울증 증후군’인데, 우울증은 주요우울증의 상위개념이고, 기분장애는 우울증의 상위개념이어서, 사레듀턴트의 투여에 의하여 우울증 증후군이 개선되었다는 기재만으로는 사레듀턴트의 투여에 의하여 ‘주요우울장애’까지 개선된다고 할 수 없고, 나아가 증인 오강석의 증언 및 변론 전체의 취지에 의하면, 우울증 질환의 특성상 해밀튼 우울증 평가척도 점수에 영향을 미치는 요인으로는 약물로 인한 효과 이외에도 주위 환경적 요인, 환자의 심리적 요인 등 여러 가지가 있고, 환자를 평가하는 평가자에 따라 평가점수에 편차가 생길 수 있는 사실, 약물에 의한 우울증 등 정신질환의 개선 여부는, 약물 이외의 요인으로 인한 효과인 위약효과를 제거하기 위하여 위약군과 약물 투여군을 대조하여 실험하는 것이 필수적이고, 양 그룹 사이의 점수를 대조하여 약물에 의한 효과를 평가하여야 하며, 약물투여군만의 점수 감소만으로는 의미 있는 평가를 할 수 없는 사실을 인정할 수 있는바, 기재3 및 기재4만으로는 ‘해밀튼 우울증 평가척도 점수의 현저한 감소, 의사가 준 영향 및 환자가 받은 전체 영향’이라는 기준을 통해 우울증 증후군이 개선되었다는 평가를 하였다는 결과만 알 수 있을 뿐이고, 해밀튼 우울증 평가척도 점수가 약물 투여군과 위약군을 서로 대조하여 실험한 것인지, 해밀튼 우울증 평가척도 점수의 어느 정도 감소가 있었고 이는 어떻게 평가되었는지, 의사가 준 영향 및 환자가 받은 전체 영향은 어느 정도 반영되었는지를 전혀 알 수 없어, 위의 여러 가지 평가기준에 따른 평가결과의 도출이 정당한지 여부를 확인할 수 없으므로, 기재 1 내지 4는 단지 ‘사레듀턴트가 우울증 증후군의 개선에 효과가 있다’는 정도의 기재에 불과하므로, 통상의 기술자로서는 이 사건 출원발명의 명세서 기재만으로는, 발명자의 주관적인 평가결과를 그대로 믿지 않는 한, 약리기전을 대신할 정도로 사레듀턴트가 우연의 결과가 아니라 그 자체의 고유한 화학적 특성에 따라 ‘우울증 증후군의 개선’이라는 효과가 있다 점을 확인할 수 없으며, 위와 같은 효과가 있는지 여부를 확인하기 위하여 과도한 실험을 거치지 않고서는 ‘우울증 증후군의 개선’을 위하여 선뜻 이 사건 출원발명을 선택하여 실시하지 않을 것이어서, 결국 이 사건 출원발명의 명세서에는, 약리기전이 밝혀지지 않은 사레듀턴트가 주요우울장애의 치료 및 예방에 효과가 있다는 것을 확인할 수 있는 구체적인 실험결과가 정량적으로 기재되거나 적어도 그것에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없으므로, 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되었다고 보기 어렵다.