특허법원 2007허10446
📝 판례 주요부
특허발명의 청구항에 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제2호는, 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 의미라 할 것이고, 국제특허출원을 외국어로 한 출원인이 특허법 제201조에 의한 국내진입단계절차를 위하여 국내에 특허발명의 명세서, 청구의 범위 등에 관한 번역문을 제출함에 있어서도 이와 마찬가지라 할 것인바, 미국에서는 특허발명의 청구범위 해석에 있어서 특허청구항 중 전제부와 본체부 등을 연결하는 전환부 용어를 3종류로 나누고 있는데, 그 3종류의 연결부는 개방형(청구항에 기재된 구성요소와 그 외 추가 구성요소를 갖는 것을 권리범위로 포함하는 청구항)으로 해석되는 ‘comprising’과 폐쇄형(청구항에 기재된 구성요소 이외의 다른 구성요소를 포함하지 아니하는 청구항)으로 해석되는 ‘consisting of’, 그 중간단계인 ‘consisting essentially of’로 구분하고 있으며, 위에서 든 증거들에 의하면, 이 사건 출원발명은 암 관련 항원 및 이를 코딩하는 핵산 분자와 이들의 용도에 관한 것으로 주로 식도암 환자의 식별, 치료를 위한 일종의 용도발명에 해당하는데, 이 사건 제1항 발명에는 ‘뉴클레오티드 서열의 상보적 서열이 … 혼성화 후, … 엄격한 조건하에서 서열 1의 뉴클레오티드 54~593에 열거된 뉴클레오티드 서열로 이루어진 핵산 분자와 혼성화되는, 상기 뉴클레오티드 서열로 필수적으로 이루어지는(consisting essentially of) 암 관련 항원을 코딩하는 단리된 핵산 분자’를, 이 사건 제2항 발명에는 ‘제1항에 있어서, 서열 1의 뉴클레오티드 54~593으로 이루어진 단리된 핵산분자’를, 이 사건 제3항 발명에는 ‘적어도 서열 1의 뉴클레오티드 54~593으로 이루어지고, 서열 1의 뉴클레오티드 1~747 이하의 뉴클레오티드로 이루어지는 단리된 핵산분자’를 각각 기재하고 있는 등 다수의 청구항으로 되어 있고, 명세서에 첨부한 서열목록에는 서열 1의 뉴클레오티드 1~747 등 원고가 특허받고자 하는 유전자 서열 7까지의 내용이 개시되어 있는 사실, 원고는 이 사건 출원발명에 관한 초기 번역문 제출 이후인 2003. 12. 23. 명세서 등을 보정하면서 이 사건 제1항 발명의 당초 청구범위를 ‘상보적 서열이 … 뉴클레오티드 54~593에 열거된 뉴클레오티드 서열을 포함하는 단리된 핵산분자와 혼성화되는 뉴클레오티드 서열을 갖는, 암 관련 항원을…’으로 정정하였으나 이 사건 거절결정을 받은 사실, 원고는 이에 불복하여 이 사건 심판청구를 하고 2004. 11. 19. 제출한 명세서 등의 보정서(최종보정)에서 이 사건 제1항 발명의 위 2003. 12. 23.자 보정된 청구범위 중 ‘뉴클레오티드 서열을 ‘갖는’, 암 관련 항원을’ 부분을 ‘뉴클레오티드 서열로 ‘필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)’, 암 관련 항원을’로 표현하기에 이르렀는데, 당시 심사전치절차에서 보정내용을 심사한 특허청 심사관이 2005. 1. 18.자로 원고에 대하여 ‘출원인이 제출한 의견서에는 ‘필수적으로 이루어지는’에 관하여 ‘…로 이루어지는’과 ‘…를 포함하는’의 중간적 단계에 해당하는 것이라고 하였으나, 그 중간단계라는 말이 불명확하므로 보호받고자 하는 범위를 명확히 하라’는 취지의 의견제출통지를 하였음에도 불구하고, 원고는 그 지정기간 내에 이를 보정하지 아니한 사실을 인정할 수 있는데, 우선 이 사건 계쟁 부분 중 한글 부분의 기재를 보면, 원래 필수적 구성요소로만 기재하게 되어 있는 청구항에 위와 같이 ‘이루어지는’이라는 표현에다가 ‘필수적으로’라는 단어를 부가·유지함으로써, ‘그 구성요소가 필수적으로 그 청구항에 기재된 염기서열로만 이루어진다’는 의미인지, 아니면 ‘그 청구항에 기재된 구성요소는 필수적으로 포함되고 그 외 별도의 구성요소 추가를 허용한다’는 의미인지부터가 불분명하고, 더구나 앞서 본 이 사건 출원발명의 용도 등 그 내용, 이 사건 거절결정을 전후한 몇 차례의 의견제출통지 및 그 보정과정에서 나타난 출원인의 태도 등에 비추어 보면, 이 사건 출원발명의 청구범위해석과 관련된 이 사건 제1항 발명의 계쟁 부분은, 미국식 특허청구항 중 개방형이거나 적어도 반개방형인 ‘consisting essentially of’를 염두에 둔 것으로 보이나, 원고는 이 사건 소송에 이르러서는 이와 달리 그 의미가 단순히 ‘이루어지는’의 것과 별다른 차이가 없다는 취지로 주장하고 있는데, 이 사건 계쟁 부분 중 영문 부분은 이러한 원고 주장과 일견 상충되는 미국식 특허청구항 중 반개방형으로 이해되는 ‘consisting essentially of’가 괄호를 사용하여 병기된 것으로, 오히려 염기서열에 대한 이 사건 출원발명의 청구범위에 관하여 불명료한 한글 부분의 의미를 더욱더 불명료하게 하였다고 할 것이어서, 이 사건 제1항 발명은 그 청구범위의 기재가 명확하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비에 해당된다고 할 것이므로, 특허등록을 받을 수 없다.